スマイリー・フェイス（図形）　出願人が著作権を有していても、他人の登録商標に類似する場合は登録されない

拒絶査定不服審判

主な関連規程　　商標法第４条第１項第１１号

事案の概要
スマイリー・フェイス（図形）の下に、創作者の氏名「ＨＡＲＶＥＹ　ＢＡＬＬ」を表示した商標（下記）を、当該商標の創作者の関連会社が登録出願したところ、 他人の登録済みのスマイリー・フェイス（図形）の商標（下記）と類似していることを理由として、拒絶査定された。そこで、出願人が、不服審判を提起し、この拒絶査定の取消しを求めて審判を提起した。
その申立の理由中、スマリー・フェイス（図形）の創作に関しては、次のように主張した。
（商標の創作に関する理由の要旨）
ハーベイ・ボール氏の「ＳＭＩＬＥＹ　ＦＡＣＥ」の創作・著作の実情等「スマイルマーク」に関連した来歴を証拠として提出し、「本件商標は、故『「ハーベイ・ボール』によって最初に創作・著作された『スマイリー・フェイス』の基本マークであり、引用商標はその商標権者が真似て１９９１年（平成３年）に登録商標としたにすぎない。」

本件商標

指定商品
第２４類　布製身の回り品、敷布、布団　等
第２５類　被服

引用商標１

指定商品
第２０類　クッション、座布団　等
第２４類　布製身の回り品、、敷き布、布団　等
第２５類　被服

引用商標２

指定商品
第２５類　被服　等

結　　論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由（他人の著作権と抵触する登録商標がある場合の著作権者による出願の取り扱い）
先願主義を採用する我が国商標法においては、他人の著作権と抵触する商標の先願登録がある場合において、著作者がこの商標の無効審判を得ることなく、自己の著作物を用いた商標を出願したときに、著作権者からの登録出願を認めるべきものとする規定は存在しないから、仮に請求人が本件図形につき著作権を有するとしても、だからといって本件商標の登録を特別に認めるべき根拠はないというべきである（知的財産高等裁判所平成１７(行ケ）第１０２４７号参照）。

平成２８．１１．２５発行「審決」より　　２０１６．１２．２７　ＡＮＤＯ